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    美国商标注册避雷的7条建议 你知道吗

    发布网站:深知元商标     发布日期: 2021-07-12 11:28:27     

    (一)前言

    美国专利商标局近日在官网公布了《Orders issued by the Commissioner for Trademarks商标委员会发出的命令》。负责商标审查事务的Amy P.Cotton 向深圳市寰逸知识产权有限公司发出了《ORDER TO SHOW CAUSE 》(说明理由命令),对其做出拟处罚通知,该公司所代理的14000个美国商标面临被撤销的风险

    官文长达123页,其中包含该知识产权公司代理的美国商标清单102页。

    问题来了,因违规申请而受到牵连的客户商标会面临什么后果?

    正在申请中的商标——或终止申请

    美国专利商标局正在考虑取消违规文件,或终止与申请相关的程序。因此,美国专利商标局可以暂停对上述申请的行动,等待对该命令的响应。

    已注册成功的商标——或面临撤销

    审查员在《ORDER TO SHOW CAUSE》中提到,若该深圳公司未针对该命令做出合理回复且提供相关证据,提交的所有与商标相关的文件将予以删除。

    由于事态严重,且涉及的商标数量十分巨大。如果您不清楚您的美国商标是否也在那个名单上,可直接私信深知元小编进行查询。

    (二)USPTO控诉了寰逸公司几宗罪

    违规行为一:虚假宣传

    “该公司自2016年成立,宣称已提交了超过30000件的外国商标申请,还在公司网站宣传”Nyxia"和“Gaulle"是合作的美国律师。但据美国专利商标局反馈,没有任何信息表明该公司有资格代理美国商标事务。”

    2019年8月3日起,美国专利商标局要求境外的商标申请人必须由一名持有美国执业资格的律师代理其在美国的商标事务。主要目的是确保外国籍申请人了解并遵守所有相关的美国商标注册法律要求,包括美国专利商标局规则和关于商业中实际使用的要求。

    那么如何辨别律师信息是否真实呢?深知元教大家查询某人是否拥有法律执照并被允许在特定州执业。

    1.根据律师姓名及颁发执照的州,

    2.点击Lawyer Licensing网站(https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-lawyer-licensing/),选择特定州,输入律师姓名。就可以获得查询结果。

    违规行为二:擅自输入签字人的姓名

    “该深圳公司在向美国专利商标局提交的商标申请中不正当输入他人的签名并提供虚假、虚构和/或欺诈性信息。外国申请公司必须将需要注册美国的客户的所有文件交给获得美国执业许可的律师代表审核提交。

    当以电子方式提交文件时,被确定为签名人的人必须亲自输入电子签名。其他人不得签署申请人、律师或其他授权签字人的姓名。

    例如:

    在申请号90199060的商标申请中,该审查意见在2021年4月15日和2021年5月6日收到回复,每个回复都来自同一个 MyUSPTO 账户,声明是由申请人Bai Bin和律师Shan Zhu直接签名。

     

     

    (2021年4月15日回复审查意见) (2021年5月6日回复审查意见)

    美国专利商标局据申请信息推断,申请人Bai Bin居住在中国的一个县,而该县距离律师在纽约的办公室大约 12,700 英里。

    向USPTO提出的商标注册申请必须由商标所有人或有善意意图在商业中使用该商标的人提出。《商标法》还要求提供支持申请的经过验证的声明,由商标所有人或被授权代表商标所有人亲自签署,该签署必须由署名人以永久墨水手写,或以电子方式提交。

    深知元杜绝虚假签名信息。采用提交客户手写签名、由律师直接电子签名或通过邮件让律师电子签名的方式申请商标。这些方式下,签名人均亲自输入电子/手写签名,不会出现其他人签署申请人、律师或其他授权签字人姓名的情况。

    违规行为三:与他人共享账户违反了美国专利商标局网站的使用条款

    “在 2021 年 5 月 14 日凌晨 2:29至凌晨 3:29 之间,该深圳公司的 MyUSPTO 帐户共提交了四份新的 TEAS Plus 申请和五份对审查意见的回复,每一份都附有声明。根据 TEAS 显示,他们均亲自输入了各自的电子签名。

    仅在 2021 年 3 月 16 日,该深圳公司的帐户就提交了 201 份不同的 TEAS 申请。大部分表格都在几分钟之内提交,其中一些表格甚至仅相隔几秒钟。

    根据该帐户的提交量和速度,其提交频率之高,让一个人填写这些表格是不可能的,更不用说协调看似无关的各方在TEAS表格上的个人电子签名了。故美国商标专利局推测该深圳公司与他人共享账户,这违反了美国专利商标局网站的使用条款。

    从另一层面来讲,批量递交商标导致代理质量粗制滥造,如此多的案件数量,低廉的申请费用,难免遇到不及时通知申请进展的情况。万一出现审查意见答复通知不及时,会导致商标过期未回复而无效,这样来回折腾的费用并不会比找合规代理来的省钱省事。

    违规行为四:提交虚构的美国公司地址信息

    “此外,该深圳公司还提交了数百份申请,将申请人标识为在美国成立的法人实体,但包含虚假住所信息。美国专利商标局收到了以“Alpharerry Inc”、“Bluedeep Trade Inc”、“Chengde International Trading LLC”、“Duibl LLC”、“OTBBA LLC”、“Jincheng Inc”等公司名义提交的数百份新申请。”

    寰逸公司用美国公司名,虚假的美国地址信息提交大量申请,将申请人标识为美国法人,从而规避「境外的商标申请人必须由一名持有美国执业资格的律师代理其在美国的商标事务。」的规则。大量提交申请,囤积商标,意图不得而知。

    近年来,由于跨境电商的火热,美国商标转让俨然已经成了一个新的产业链,加上美标申请有使用证据的要求,很多企业会选择直接买一个现成的美国商标代替申请。但这种商标大部分都是虚假注册没有实际投入商业使用的,若是后续美国专利商标局拓展对这类虚假商标的制裁,会面临极大的被撤销风险。在此提醒大家,一定要谨慎购买此类美标。

    对比如下:

    (*地址来源于以下网站:OpenCorporates The Open Database Of The Corporate World: https://opencorporates.com/ ,输入公司名称,即可查询公司编号,公司类型,地址等信息)

    (三)该事件的下一步时间及制裁后果

    综上,寰逸公司被认为从事未经授权的商标事务,提供虚假、虚构或欺诈性信息注册商标。美国专利商标局要求该公司必须在2021年6月22日下午5:00(美东时间)做出回复,且必须提供相关证据,否则将可能受到以下六项制裁。

    (1)永久阻止您和您的员工代表自己或他人提交商标相关文件;

    (2)对您或您的员工提交的所有与商标相关的文件予以删除或以其他方式不予重视;

    (3)在所有应用程序和/或注册中,从USPTO的数据库中删除与您和您的员工相关的通信信息;

    (4)指示USPTO的首席信息官办公室永久停用包含与您或您的员工相关联系信息的任何USPTO账户,并采取一切合理措施阻止您或您的员工创建或激活进一步的账户;

    (5)终止所有正在进行的包含您或您的员工提交的申请的程序,特别是放弃通过您或您的员工注册的 MyUSPTO 帐户提交的所有商标申请,因为这些申请显然是出于不正当目的提交的;

    (6)继续删除文件、删除信息、停用帐户并终止包含后来发现由您或您的员工提交的提交的程序。

    后续如何,美国商标局发布下一步命令后,将会持续跟进。

    (四)美国商标注册避雷的7条建议

    出来混,迟早要还的。一段时间以来,随着跨境电商的快速发展,很多跨境电商卖家和囤标人一味追求低价注册,一些不良代理也迎合这种低价需求,不走正道而是想些歪门邪道去违规注册美国商标。那么正规的美国商标注册如何避开这种超级大雷呢:

    1、美国商标注册不要盲目追求低价。美国商标必须委托正规的商标代理机构和美国执业律师提交申请,警惕低价注册,切勿贪图便宜,低价注册不仅面临各种不合规导致美国商标被撤销的风险,服务质量也很难得到保障。

    2、不要为了省钱去制造虚假使用证据。美国商标申请区分实际使用和意向使用,如果您的商标还没有在美国进行实际商业使用,现在美国商标的审查越来越严格,制造虚假使用证据不仅增加驳回风险而且已经构成了虚假申请;

    3、美国商标注册的项目不是越多越好。用在什么商品项目上就注册什么项目,注册的项目越多提供使用证据的负担也越重,没有实际使用或者打算使用的项目就不要注册了,如果做虚假使用证据反而会弄巧成拙;

    4、美国商标的最早使用时间必须如实填写。如果在美国商标的争议中涉及这个时间,能否提供切实的时间证据将是关系到美国商标会否被撤销的关键因素;

    5、谨慎购买美国商标。市场上在售的绝大部分商标都是国内的囤标申请人囤的,这些商标可以说基本都是用虚假的使用时间、虚假的使用证据注册下来的,这种虚假注册的商标,权利基础极不稳定,随时会被被撤销,购买虚假注册的美国商标,一定是竹篮打水一场空的结局;

    6、掌握不用提供使用证据注册美国商标的方法。根据美国的商标法,可以基于「中国的商标注册」或者「中国的商标申请」来提交,提供中国的商标注册证书就可以不用再提供使用证据;也可以通过「马德里商标申请」指定美国,来避免提供商标使用证据;

    7、及时提交美国商标注册后5-6年以及9-10年的商标使用证据和声明。

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